塘沽律师代理商标权纠纷一案的办案总结

塘沽律师关于代理某贸易公司应诉耐克公司侵犯商标权纠纷一案的办案总结

某贸易公司与耐克国际合伙有限公司侵犯商标权纠纷一案历经三月有余，最终以调解方式结案并执行调解内容结束，通过该案一审阶段的代理，塘沽律师王胜言得出以下经验总结：

一、行政程序与司法程序的交叉

2018年某贸易公司的货物因涉嫌侵犯耐克的商标权，被天津港海关予以截留，并通知了耐克公司。耐克公司申请扣押侵权货物且缴纳了10万元保证金。后据海关人员陈述，因贸易公司扬言若海关认定侵权则一定提起行政复议或行政诉讼，海关考虑到应诉人员不够的问题，则未直接认定侵权，而是提醒耐克公司限期向法院起诉确认侵权并保全涉案侵权货物。法院保全裁定做出后，行政程序结束，转入司法程序。

单纯行政程序、行政程序转司法程序以及行政程序兼司法程序中被诉侵权人的成本为：

单纯行政程序：货物被没收，缴纳一定数额的罚款

行政转司法：赔偿被侵权人的损失、货物自行或被强制执行销毁、向海关缴纳仓储费、自行承担销毁费用

行政兼司法：货物被没收并缴纳一定数额的罚款；赔偿被侵权人的损失。

二、如何判断是否构成侵犯商标权

 根据天津高院侵犯商标权纠纷案件的审理指南关于近似商标的认定为“近似商标标志是指被控侵权商标标志与注册商标标志相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色或者其各要素组合后的整体结构无实质差别，或者其立体形状、颜色组合近似”“认定商标标志相同或者近似，应当以相关公众的一般注意力为标准进行判断，一般注意力即大多数相关公众通常的、普通的、一般的注意力”“符合下列情形之一，通常可以认定构成图形商标标志近似：

A、图形的构图和整体外观在视觉效果上没有实质性差异，构成近似的；

B、完整包含具有一定知名度或者显著性较强的图形商标的”

根据天津法院的审判标准，被告的鞋标已经符合上述B的条件，完整包含耐克的图形商标，被认定为近似商标标志的风险很大。

根据主审法官的沟通和表态，法官认为构成近似商标的可能性很大，但是也不是绝对，否则法官也不会一直不停的联系贸易公司的法定代表人以及经理，并催促要求接受调解。

三、赔偿的损失数额

商标法第六十三条第一款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

1、权利人的损失

权利人的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。

2、侵权人的获利

侵权人的获利，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。

3、注册商标许可使用费认定

可以根据原告提交的在商标局备案并经过公告的商标使用许可合同记载的许可使用费认定。

4、惩罚性赔偿

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照权利人损失或侵权获利的计算方法确定的数额的一倍以上三倍以下，确定赔偿数额。

5、法定赔偿

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费均难以确定的，人民法院可以适用法定赔偿，根据侵权行为的情节判决三百万元以下的赔偿。

适用法定赔偿时，应考虑以下因素：

（1）侵权行为的性质、期间、后果；

（2）商标的声誉；

（3）商标使用许可费的数额；

（4）商标使用许可的种类、时间、范围；

（5）制止侵权行为的合理开支。

人民法院在确定法定赔偿数额后，当事人按照法定赔偿数额的规定达成调解协议的，应当准许。

6、合理开支

为制止侵权行为所支付的合理开支包括：

（1）公证费；

（2）调查、取证费用包括档案查询费、书面资料印刷费;

（3）交通费、住宿费、伙食费等；

（4）翻译费；

（5）合理的律师费。

贸易公司的产品被海关扣留尚未实际销售，故没有获利，权利人也无法衡量实际损失，法院可能适用法定赔偿，根据侵权行为的情节判决三百万元以下的赔偿，具体数额无法预测。但是根据与法官的沟通，法官会参考其他2个相似案例的调解数额，判决15万-20万的损失数额。